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Resolución
Cuestión Q189
Modificación de las reivindicaciones de la patente después
de su concesión (en procedimientos judiciales y administrativos,
incuyendo los procedimientos de re–examen instados por terceros)
Congreso de Gotenburgo, 8 – 12 de octubre 2006
Q189
AIPPI
Considerando:
a)
que uno de los aspectos clave del derecho de patentes es la determinación del alcance de la
protección, que viene principalmente determinado por los términos de las reivindicaciones;
b)
que, típicamente, el deseo de modificar las reivindicaciones surge cuando aparece técnica
anterior que pueda ser invocada contra tales como reivindicaciones;
c)
que la modificación de las reivindicaciones debe respetar un equilibrio entre distintos intereses;
por un lado, el titular o solicitante debería ser recompensado por su invención de una manera
apropiada; por otro lado, los terceros tienen derecho a que se preserve la seguridad jurídica;
d)
que en muchos países las reivindicaciones pueden ser modificadas durante la tramitación, es
decir antes de la concesión de la patente, pero que la situación es más diversa con respecto
a las modificaciones realizadas tras la concesión;
e)
que están en marcha nuevos desarrollos respecto a las modificaciones realizadas tras la
concesión en diferentes jurisdicciones, entre las cuales se encuentran los cambios en el
Convenio de la Patente Europea y en la Ley de patentes de los Estados Unidos.
f)
que el derecho del titular a limitar el alcance de una reivindicación de patente a la parte válida
de su contenido, en aquellos casos en los que, de no hacerlo, la reivindicación no cumpliría los
criterios de patentabilidad, fue ya tratado en la Resolución Q142 (Río de Janeiro 1998);
Se resuelve que:
1)
El titular de la patente debería disponer de la posibilidad de modificar las reivindicaciones
de la patente tras su concesión,
2)
La modificación de las reivindicaciones después de la concesión no debe representar una
ampliación del alcance de protección conferido por las reivindicaciones tal como fueron
concedidas;
3)
La modificación de las reivindicaciones después de la concesión debe siempre tener soporte
en la descripción, los dibujos o las reivindicaciones originales y, en particular, no debería
resultar posible la adición de materia nueva;
4)
Entre las posibles formas de modificar las reivindicaciones después de la concesión debería
incluirse, sin estar necesariamente limitadas a éstas, la supresión de una o más reivindicaciones
o la combinación de las características de dos o más reivindicaciones;
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5)
Debería ser posible modificar las reivindicaciones de una patente tras su concesión mediante la
introducción en las reivindicaciones de materia tomada de la descripción, las reivindicaciones o
los dibujos, siempre que ello no represente una ampliación del alcance original de protección
conferido por las reivindicaciones tal como fueron concedidas;
6)
El titular de la patente debería disponer de la posibilidad de modificar las reivindicaciones
concedidas mediante la corrección de errores evidentes.
7)
No obstante lo indicado en el punto anterior, el titular de la patente debería disponer de la
posibilidad de corregir cualesquiera errores de impresión en las reivindicaciones concedidas
en que hayan podido incurrir las autoridades encargadas de conceder patentes;
8)
Sólo el titular de la patente debería tener derecho a realizar modificaciones en reivindicaciones
tras la concesión;
9)
Sin embargo los terceros deberían disponer de la posibilidad de impugnar la validez de una
patente concedida con respecto a reivindicaciones individuales o con respecto a la patente
en su totalidad;
10)
La modificación de las reivindicaciones después de la concesión debería tener efecto erga
omnes, es decir con respecto a cualquiera;
11)
La modificación de las reivindicaciones tras la concesión debería tener efectos ex tunc desde la
fecha en que las reivindicaciones, tal como fueron concedidas, produzcan efectos; los actos
realizados por terceros con anteoridad a la modificación únicamente deberían ser considerados
como constituciones de infracción en el caso en que al menos una reivindicación válida que
cubra tales actos esté presente tanto en la patente original como en la patente modificada;
12)
Las reivindicaciones de una patente modificadas tras su concesión deberían satisfacer los
criterios de patentabilidad previstos en las leyes de patentes;
13)
Debería existir una vía administrativa disponible para el titular de la patente, para poder
realizar modificaciones de las reivindicaciones tras la concesión;
14)
Deberían evitarse procedimientos judiciales y administrativos paralelos en relación con
modficiaciones de las reivindicaciones;
15)
Las autoridades encargadas de conceder patentes deberían publicar la modificación de las
reivindicaciones tras la concesión y debería resultar evidente a partir de dicha publicación
de qué forma han sido modificadas tales reivindicaciones;
16)
En general, los mismos criterios para la modificación de las reivindicaciones de una patente
tras su concesión deberían aplicarse a la modificación de las reivindicaciones de los modelos
de utilidad.
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